Přihláška ochranné známky musí ze zákona splňovat podmínky pro zápis dané zákonem, tzn. přihlašované označení nesmí být popisné a musí odlišovat výrobky a/nebo služby jednoho poskytovatele od druhého. Podmínkou zápisné způsobilosti ochranné známky je její rozlišovací způsobilost (§ 4 odst. b) zákona O ochranných známkách. Pokud Úřad vznese námitku, že označení postrádá rozlišovací způsobilost, protože je např. tvořeno běžně užívanými slovy, je možné doložit získání rozlišovací způsobilosti užíváním v obchodním styku.
Během věcného průzkumu Úřad zkoumá, zda předmětem přihlášky není označení, které je nezpůsobilé k zápisu do rejstříku. Touto nezpůsobilostí se rozumí např.: nedostatek rozlišovací způsobilosti, rozpor s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy, klamavost, atd.
Pokud Úřad v průběhu věcného průzkumu dospěje k názoru, že přihlašované označení nemá vzhledem k přihlašovanému seznamu výrobků a služeb dostatečnou rozlišovací způsobilost, zašle přihlašovateli (jeho zástupci) výměr. Je konstatováno, že přihlašované označení je vyloučeno ze zápisu do rejstříku ochranných známek dle zákona č. 441/2003Sb., o ochranných známkách. Dle ustanovení § 4 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, se do rejstříku nezapíše označení, které nemá rozlišovací způsobilost.
Přihlašovateli je poskytnuta dvouměsíční lhůta (s možností jejího prodloužení), k prokázání rozlišovací způsobilosti.
K prokázání rozlišovací způsobilosti je tedy třeba předložit dostatek takových dokladů, na kterých by přihlašované označení figurovalo v té podobě, v jaké je přihlašováno, tj.:
K prokázání rozlišovací způsobilosti je tedy třeba předložit dostatek takových dokladů, které by jednoznačně dosvědčovaly, že označení přihlašovatel dlouhodobě a intenzivně užívá ve vztahu k přihlašovaným výrobkům a službám. Doklady, kterými se získání rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení běžně prokazuje, jsou: faktury, dodací listy, ceníky, katalogy, propagační a inzertní materiály, webové stránky a jejich návštěvnost…, z nichž je jednoznačně patrno, že uvedené označení reálně užíval jeho přihlašovatel.
Výše popsaný proces prokazování rozlišovací způsobilosti je časově i finančně dosti náročný. Z tohoto důvodu doporučujeme našim klientům, aby před podáním takové přihlášky ochranné známky, kterou by mohl Úřad vyhodnotit, že nemá dostatečnou rozlišovací způsobilost, ji opatřili buď výrazným grafickým prvkem, případně doplnili takovým textem, který by byl dostatečně distinktivní. Pokud se tedy věnuje dostatečná pozornost rozlišovací způsobilosti již ve fázi před podáním přihlášky ochranné známky, minimalizuje se riziko, že by Úřad přihlášku ochranné známky pro nedostatečnou rozlišovací způsobilost odmítal zapsat, ušetří se i náklady a výrazně se zkrátí i řízení o přihlášce.